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张嘉鳞：主持人还有各位知识产权界的人士，还有来参加的各位听众，大家好。
我今天很荣幸能跟大家分享一下我们凹凸在知识产权上的经验，那今天的主题是跟外包创意有关系，那么，凹凸科技跟这两个主题都有关系。第一个创意来讲，凹凸科技，我们是做芯片设计的，所以我们有很多的工程师，研究怎么把材料做得很便宜。另外一个就是说，这样的创意怎么来保护。知识产权的种类有很多，其中非常重要的部分，就是我们专利的部分，所以，我们今天讨论的重点呢，跟各位报告的重点就是在专利这个部分。另外谈到外包，这是现在一个对社会上、世界上供给很大的，这让世界上的资源、人力资源、物质资源做很多的运用，那么，凹凸也是采用这样一个模式，我们公司是负责芯片的设计，芯片的研发，但是，因为我们要在生产这个需要的资本和设备都是比较昂贵的，所以我们就作为一个外包，把它发给承包方做，另外，我们我做一些测试、工装的工作。所以，跟大家报告一下凹凸在科技创意上的关系，另外，我很简单报告一下我的工作状况跟学习状况。
我是在台湾出生，然后在台湾念完本科，念完台湾的法律系后到美国念书，念完了法律系的管理硕士，之后进到凹凸公司来服务，凹凸公司是在1995年由留美的华人所创造的，我们现在在美国的纳斯达克有上市，另外也在香港主板有上市。所以，跟大家报告，因为创意的保护，对于像凹凸科技的一个公司来讲很重要，对于没有很多产业，创意的保护也很重要。我们不管在美国，还是其他国家有自己维权的措施和经验，所以，今天想利用这个机会，来跟大家分享一下这个经验。所以，我们可能会讨论到，作为一个承包商，他怎么来保护自己的创意，或者一个承包商或外包商，在承包和外包的过程中，有什么样的法律风险，以及怎么样来避免，或者说是来把这样的风险做一个适当的控制。
刚才有跟各位报告到，就是说，外包这个模式，对于全球的资源，尤其是人力资源，可以做一个最有效的运用，那是一个非常重要的运营模式。刚才也跟各位报告到说创意的重要性，以及创意应该要适当的保护。以创意的保护途径来讲，在知识产权里面很重要的一个就是专利，专利的特性，跟之前几位嘉宾所讲的版权、著作权不一样的地方，就是说专利要透过跟不同国家的申请才进行保护，所以我们在有创意之后，有这样好的创意，在商品化之余，也不忘进行专利的保障。另外说专利是一个属地主义，是一个属地的原则，例如在中国申请的专利，在其他国家没有获得保护，这样的专利是不能在其他国家运作的。其他在有创意的同时，要适当在全球，还是可能是生产的基地，可能是它销售的基地，销售的市场，都应该适当的来申请专利的保护。
以承包商来讲，承包跟外包都有可能，因为专利的问题而附上一些责任，那以承包商来讲，有些承包商来讲，我只是帮外包商来做东西，所有的设计都是外包上提供给我，我照着做，可能没事，那事实上，从专利的观点来看，并不是这样子的，承包商也可能仅仅是基于外包上的一个指示和要求来做生产的动作，这样也可能构成侵权的问题。那另外一方面来讲，外包产商也可能因为承包产商生产的产品，或者他生产使用的方法，侵害到其他的专利，而需要负到侵权的责任。五与
所以呢，作为一个，不管是承包企业，还是一个外包企业，我们对专利的问题，都必须要特别的注意，因为专利有另外一个特点，跟版权、著作权不太一样的，并不是说，这个技术是我们自己研发产生的，就不会侵害别人的专利权，他的观念是不对的，有没有侵害专利，有人拿到专利，他保护的范围跟我们所生产的、所贩卖的产品，究竟有没有技术特征是一致的，或者相同的，是以这个标准来判断的。所以，关于技术特征，不管是承包商，或外包商，他自己研发所得来的，在侵权是有影响的，所以，承包商和外包商必须特别要注意，这个东西我研发，我花很多的金钱，花很多的力气，各种各样的资源去生产这个产品，那就没有这个问题，那以专利的角度来想，这样的想法是不完全正确的。 所以，刚才讲到说，外包企业，或者说是承包企业，都有可能对方的关系，所以会有侵害第三方专利权的问题，有可能要负担连带的侵权赔偿责任。所以呢，我们接下来会讨论说，那外包企业应该要以什么样的方式，其中一个方式就是透过合同来保护自己，来确认侵权责任的承担范围，还有避免这样的纠纷。
那接下来，我在这边，跟各位报告一下，就是关于一些侵权的种类，其中我会把时间放在比较多介绍美国的一些专利侵权，尤其是诉讼方面的制度的介绍。因为中国和美国是现在最大的市场，很多专利诉讼的官司到发生在美国，有很多国内企业在美国，包括美国的公司，甚至是国内自己的公司，在美国提起专利侵权的诉讼，所以，对于专利的侵权，尤其是美国专利侵权程序的了解，我想会对不管是承包商，还是外包商，在这方面预做一些保护的措施，预做一些策略上的工作，会有一些帮助。那么，专利侵权的诉讼，也是一种很普遍的商业上竞争的方式，达到商业上竞争的一个手段。
以专利侵权来讲，刚才有跟各位报告到，简单来讲，可以分为直接侵权的方式和间接侵权的方式。直接侵权来讲，如果有人没有经过专利权人的许可，然后他有使用，有贩卖了，或者他有贩卖的邀约，或者他有制造，或者他由进口使用到专利技术特性的产品，就构成侵权。被控的侵权人，是不是自己自行研发，或者是不是恶意的抄袭，实际上对构成侵权没有影响。在一些地方，一些厂家被控之后，他们公司的研发人员或主管，可能会在电视上说，这个产品的相关技术，都是我们自主研发的，所以没有专利侵权的问题，那事实上，这样的陈述是对专利侵权不完全正确的理解。
细化地来看，直接侵权又分为两种，第一种是，我们称之为文艺侵权，就是专利在申请的过程中，发明人他会写说明书，专利的申请说明书，里面把他新的创意，把它文字化，另外还有一个很重要的部分，在美国的专利法里面，在中国，我们叫权利保护范围，就是界定专利的范围在哪里。所谓直接侵权里面的文艺侵权，就是说，这个权利保护范围所讲的每一个技术特征，在被控的装置和被控的产品里面，或者方法里面，都可以找得到，因为美国的专利法，如果这个权利要求低一点，有五个技术特征，可能是ABCD，那这ABCDE，五个技术都在被控侵权产品里面，可以找到，这样就是一个文艺侵权的情况。那另外直接侵权有第二种态样，在美国的专利法称之为DOE，在中国称之为等同原则，在被控侵权里面，可能找不到专利申请某一个技术特征，但是，它有非常类似的技术特征，他的功能他的目的，他的方法，实际上都是一样的，只是他在文艺上有些不同，在这种情况下，也会构成直接侵权里的一种等同原则。那这个是专利直接侵权的部分。
第二种侵权的态样，叫间接侵权，间接侵权又分为教唆侵权，第二种叫做辅助侵权。那关于这两种侵权态样，在美国的《专利法》里是有很明确的规定，但是在国内的《专利法》里并没有很清楚地把这两种态样明文规定，那这两种态样的情况，就是说，我们先讲教唆侵权，教唆侵权就是有可能发生在外包厂上，或者说一些零部件的贩售上，那他并没有生产这个专利技术所覆盖的全部的产品，就是说，可能一个完整的产品，他可能没有生产完整的产品，但是他生产其中某一个零部件，然后他告诉他的这个客户说，这个零部件应该怎么样来使用，应怎么样搭配其他的产品来做，他本身所贩卖的装置和产品，并不是所有的产品特征都可以找得到，但是，他告诉别人，把没有的技术特征怎么加到产品里去。那么，这种情况，我们称之为教唆侵权。
那另外一种情况呢，是辅助侵权，辅助侵权的情况，就是说，也是一样的，就说侵权的人，他并没有生产所有被专利技术特征所涵盖的这个产品，他可能有些部分没有生产，但是他生产的这个东西呢，最重要的核心的零部件，买了这个核心零部件，就得一定放在这样的功能之下，然后有其他不是侵权以外的用途，这样也构成了辅助侵权。
所以，这三种情况都会构成专利的侵权。尤其是关于间接侵权，教唆侵权和辅助侵权的范围，他所负有的责任，跟直接侵权人是一样的责任。另外在美国诉讼来讲，专利权人不一定需要告直接侵权行为人，他可以去告间接侵权行为人，这里是一个比较特别的地方。这个是我们刚才介绍的直接侵权的部分，直接侵权跟大家介绍也有两种，另外一种是等同。就是说，可能有一些技术特征在被控的侵权装置上，并没有找到完全一样的，他没有实际上等同的特征在里面。
那接下来这个部分，就是刚刚给大家介绍的间接侵权的部分，间接侵权的部分，在美国《专利法》里面，在271条里面都有很清楚的规定，虽然是间接侵权人，但是他所负有的侵权责任跟直接侵权行为人的责任是完全一样的。所以，作为一个承包商来讲，他有可能只生产被控侵权装置的某一个零部件，但是，必须要非常更保护自己，在某一个零部件是不是有间接侵权这样的情况。
然后我想介绍一下美国专利诉讼的一些特点。第一个就是美国的诉讼制度里面，是有陪审团的制度，跟国内的人民陪审团的制度又不太一样，美国陪审团的制度，是由陪审团来决定这个实施的部分。另外呢，美国专利诉讼的特点，法院有权可以宣告专利的涉案是无效的，他可以说被控侵权人可以透过两个方式，来做这样一个主张，一个是透过美国专利局，来主张专利是无效的，另外呢，可以透过在法院的途径里，来主张说专利权人所主张的专利权是无效的，所以这个部分跟国内的部分也不太一样。国内来讲，关于专利有没有效的问题，这个要根据专利复审委的程序来做。所以呢，法院在受理专利侵权案的同时，不会同时决定这个专利有没有效。
刚才有跟各位报告到讲美国专利诉讼的特点之一，就是因为他有陪审团，陪审团会决定一些事实上的问题，法官的工作，就是来决定一些法律问题，指挥诉讼进行。那在专利侵权案件里面，究竟什么样的问题才算是事实问题呢，事实问题包括这个专利有没有效，包括这个专利有没有被侵害，如果有侵害的话，这个被控侵权行为人，他应该负担多少的赔偿责任，这个部分都属于事实，都应该交由陪审团来决定。那么，什么是法律问题，很重要的一个就是可认比的范围的定义，这个有一个马克曼的案子，这个责任是落在法官身上，所以，美国专利侵权诉讼的时候，通常会有一个，我们称之为Markman Hearieg/Ruling的程序，原告和被告会针对专利的可认比，就是专利所涵盖的范围，双方有一个解释，如果双方解释是一致，就没有争议，如果不一致，他们会提出一个证据，来说服法官，对这个来做一定的定义。那解释的依据呢，就包括说，所谓的内部证据，就是专利书里的文字叙述，或者说在申请过程中，会受到专利局这方面的通知，或者审批的意见，专利权人的一些回复，这些都是所谓的内部证据。
所以，作为一个有创意的产业，要申请专利的保护，在这个部分就非常重要，因为我们在申请专利的过程当中，通常会受到各个国家的专利局，对我们原来的专利有一些意见，那我们就要特别注意，我们解释太窄，我们要主张我们的专利权，我们有一些维权的时候，我们以前所做的陈述，尤其在美国，就会构成我们对解释专利范围，解释权利保护范围的时候，会落入太窄的困境。
刚才跟各位介绍到的是，在美国专利诉讼里面，有陪审团制度，陪审团是来决定事实的问题，法官是来决定所谓的法律问题，那哪些是属于事实问题，哪些是属于法律问题。
另外呢，在美国利诉讼里面，还有一个比较不一样的地方，就是他们所有的Discovery 程序，就是审前程序，授前程序，他们民事诉讼法里面，规定双方必须要有义务，不一定要有法庭的介入，这包括原被告可以提出书面的问题，要对方来回答，这叫Discovery，你可以列出你的问题，到对方来回答，另外可以要求原被告对方提供一定的书面证据，一定的物件产品证据。如果你有专利，如果对这些文件的保管，你的创意是怎么产生的，而且也要求对方提出书面证据，就是Discovery，这样涵盖的范围是非常广的，都可以要原被告方邮件出现的，另外Discovery程序里面，原告和被告都可以在正式开庭之前，要求对方的员工，或者说，他如果不知道哪一个人对这个事情最了解，他可以把他询问的主题给列出来，譬如说，我是专利权人，我告了被控侵权人的哪一套产品，我可以要这个公司告诉我谁是设计这个产品的人，或者谁对这个被控产品的销售、贩卖的资讯最清楚，我作为原告，我不清楚，但是，我可以要求被控侵权人提供我这个人的名字，要求提供在开庭之前，我要问他的问题，可以得到更多的资讯。
所以，某个角度来讲，在专利侵权诉讼来讲，在美国作为原告，比在国内轻松一点，他所有证据的收集，都可以通过Discovery程序获得，并不要在起诉之前把证据收集完全。所以，回到我们刚才讲的，我们作为外包企业，或者是一个创意企业，因为有这个一个Discovery程序，我们应该怎么保护自己，我们在保存文件的时候非常注意，我们写伊妹儿的时候非常注意，因为所有的伊妹儿可能会变成诉讼时候的证据，所以这个是作为一个创意企业要保护自己的地方。
接下来介绍一下管辖法律的部分，管辖法律的部分，在美国来讲，所谓一审，就是各个地方的联邦的地方法院，因为美国处理联邦的法院系统之外，还有州的法院系统，关于专利侵权诉讼，是属于联邦法院的管辖，所以，这个案子就是归各个地方的联邦地方法院来管辖。随着联邦地方法院有好几个，其中，现在比较热门的，一个很热门的是在东德州（音）的马歇尔的地方法院，因为他审理的速度比较快，所以，他们称之为像发射火箭一样，审理速度非常快。但是，他在目前为止，还是很多专利权人在这里提起专利诉讼的一个法院。从第二审的法院来讲，在美国就是由联邦巡回上诉法院来做审理，这个联邦巡回上诉法院成立最重要的目的，就是因为这个专利，或者是知识产权的案件，可能比较专门，如果说，由不同的上诉法院来审理的话，它这个见解没办法统一，没办法做一致的法律见解，所以有一个巡回上诉法院的制度，所有的专利诉讼，对于一审的判决，送到联邦巡回上诉法院来审。所以，通常在第二审的时候，就会结束了。
这是美国的情况，接下来我们回头介绍一下中国的部分，一审是中级人民法院，二审是高级人民法院，这是指专利侵权的范围，在国内专利侵权，必须通过复审委员会来提出，劝告专利无效的请求，如果说，对于这样的请求的决定，不管是说维持专利有效，或者是认定专利无效，这样的一个决定不符，就是向北京市的第一中级人民法院来提起行政诉讼，如果再不符，就会到北京市的告诉人民法院。
在美国跟专利侵权有关系的，除了刚刚跟各位介绍的，除了通过联邦地方法院的诉讼，有这样一个系统之外，还有一个ITC就是所谓的国际贸易委员会，国家贸易委员会，也会处理有关专利侵权的案子，它主要是依据美国关税法337条的依据来做这样的动作，所以，这个国家贸易委员会会有相关的行政法官，在ITC的专利侵权案子的特点有几个，第一个他的速度比较快，他跟联邦地方法院提起专利侵权诉讼的速度，与处理的速度比较起来，它是比较快的。第二个，它跟联邦地方法院审理专利侵权案件不一样的地方，它没有陪审团。它是由刚才讲的法官的性质，一个准司法机关的性质来做这样一个审理的动作。另外一个ITC的决定，并不会牵涉到金钱的赔偿，如果他发现说有侵权的事实存在的话，他会有一个禁止力，就是禁止侵害专利的产品继续贩卖，或者继续进口到美国。因为他速度比较快，所以对于被控侵权人来讲，也会有相当大的压力。所以说，如果企业发现自己在ITC被持有美国专利权人控告的话，在专利权诉讼的策略上，必须加快脚步，刚才给大家报告了他的诉讼进程是比较快的，这是ITC的部分。
另外，我跟各位报告一下，刚才讲到说什么样的情况构成专利的侵权，构成专利侵权，被控侵权人会承担什么责任，负什么后果。通常来讲，一个是两个，一个是金钱赔偿，一个是禁止力，就是你不许再贩卖。那以美国诉讼来讲，他有所谓的诉前的一个禁令的制度，这个是两难，就是说，如果我们等到专利侵权的结果出来，然后才来让这个被控侵权人的产品再贩卖，这样对被告的人有保障，但是，这样对专利权人来说，不太有保障，尤其像现在的电子产品生命周期比较短，等到诉讼完了，才有禁止的厉令，就不会有保障。如果随便发一个禁令，也不会有保障。在国内发专利权禁令，会相对保守一点，会调控被控侵权人跟专利权人之间的利益。
以美国法院判断比较准的，通常有保障四个，第一个法官通常会判断，专利权人最后胜诉的可能性有多高，第二个，如果不发这样一个诉前禁令，是不是会对专利权人造成无法恢复的损害，这是第二个判断的要件。第三个要件，就是说，如果诉前禁令准，对双方的利益的影响，对哪一方面的影响比较大，这是对于他们困境遭到不利的影响，对这个部分，法院会做一个评估。最后第四点，法院会去考虑一下公众的利益，来考虑。这是在诉前的部分，如果法院判决下来以后，是不是当然会给这样一个所谓的禁令，就是禁止被控侵权人装置继续贩卖。
我我刚才跟各位报告一些美国专利，还有国内专利诉讼的一些制度，一些法律上的责任。作为一个不管是发包厂商，还是承包厂商，应该怎么样来保护自己的利益呢，通常呢，不管是在外包或承包之间，都会签订合同。所以，要保护自己的利益的情况之下，就是说，我们在这个合同里面，最好是加上赔偿IP Indemnification/Indemnity约定，不管是放在刚才讲的发包的合同里面，或者是另外独立出来，作为另外一份合同，我们应该这样子去做，这样子做，之后有诉讼产生，可以把这个责任转给另外一方，这是比较常见的约款的例子，我们我们再拿保证合同的时候，是不是有一些限制，或者有一些另外的情况，这个情况是承包商、外包商不负责任的情况，或者有一些配合，一定要把律师和解权证交给对方，这是我们在看保证合同要注意的一些点。
最后给各位介绍例子，就是HP跟宏碁都是进行电脑的品牌，HP告了宏碁。谢谢各位。 |
